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[신무연의 특허는 전략이다] 해외특허를 생각한다면 꼭 알아야 하는 상식
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[신무연의 특허는 전략이다] 해외특허를 생각한다면 꼭 알아야 하는 상식
  • 신무연 기율특허법률사무소 변리사
  • 승인 2020.03.30 18:32
  • 댓글 0
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"국제특허가 있다구요?"

종종 광고에서 어떤 제품이 국제특허를 받았다는 문구를 봅니다. 그때마다 필자는 국제특허가 뭐지? 라는 생각을 합니다. 외국특허를 받았다는 뜻인지, 국제특허출원을 했다는 뜻인지 모호합니다.

국제변호사라는 말을 들을 때와 같습니다. 변호사 자격은 국가별로 주므로 여러 국가에서 활동할 수 있는 국제변호사라는 자격은 존재하지 않으니 2개국 이상 국가에 변호사 자격이 있다는 의미겠거니라고 생각할 뿐입니다.

마찬가지로 모든 국가에 영향을 주는 국제특허는 존재하지 않습니다. 특허권은 기본적으로 속지주의를 취하기 때문입니다. 즉 한 국가에 등록된 특허권은 그 국가에서만 권리가 있다는 뜻입니다. 그래서 국제특허를 받았다는 말은 두 가지 중 하나입니다. 국제특허출원을 했다는 뜻이거나, 또는 두 국가 이상에서 특허등록을 받았다는 뜻일 겁니다. 특허출원번호로 조회를 해보면 어떤 내용인지 정확하게 알 수 있는데, 대부분은 전자에 해당됩니다. 최근 검색시스템이 잘 되어 있어서 한국특허출원번호나 특허등록번호만 조회해도 국제출원번호나 어느 국가에서 특허출원이 되어 있는지 등을 쉽게 알수 있습니다.

그런데 국제특허출원을 하고 ‘국제특허를 받았다’고 광고하는 것은 바람직하지 않은 것 같습니다. 국제특허출원은 신청일 뿐 그에 대해 등록을 받는 것은 아니니까, 당연히 특허권으로서의 효력도 발생하지 않습니다. 국제특허출원을 신청한 후에는 등록을 원하는 각 국가별로 진입해 따로따로 특허권을 획득해야 합니다. 그러면 왜 국제특허출원을 하는지에 대한 의문이 생길 것 같습니다.

국제특허출원은 왜 하는가- 속지주의

특허권은 국가마다 존재하고 소멸하는데, 이를 속지주의라 합니다.

그래서 외국에 특허를 받기 위해서는 특허가 필요한 국가마다 특허를 신청해야 합니다. 미국, 중국, 일본에 특허가 필요하다면 이 국가들 모두에 특허를 신청하여 가지고 있어야 한다는 의미입니다. 이 신청에는 크게 두 가지 방법이 있습니다. 국제특허출원과 개별국 특허출원입니다.

국제특허출원(PCT출원)이란?

국제특허출원은 한 번의 출원으로 특허협력조약(PCT)에 가입된 국가들에 모두 출원하는 행위입니다. 국제특허출원을 하면 PCT 가입국 전체 또는 일부 지정하는 국가에 대해 각각 그 나라에 출원한 효과가 있습니다.

우선권 주장을 위해서 한국출원일로부터 1년 내에 국제특허출원을 해야 합니다. 국제특허출원의 출원일을 한국출원일로 앞당기기 위해서입니다.

한국에 특허를 출원하고 12개월 내 국제특허출원을 하는 것을 잊고 있다가 몇 년 후 큰 어려움을 겪은 출원인들이 생각보다 많습니다.

한국특허를 출원할 당시에 외국에 사업확장이나 수출할 것을 예상하지 못했다가 수년 후 해외 바이어가 갑자기 나타난 경우도 많습니다. 심지어 한국출원일로부터 12개월 내에 반드시 국제특허출원을 해야 한다는 사실을 몰랐던 경우도 많았습니다.

개별국 특허출원이란?

출원인은 국제특허출원 절차를 거치지 않고서도 특허등록을 받고자 하는 개별국으로 직접 특허를 출원할 수 있습니다. 이를 개별국 특허출원이라 합니다. 개별국으로 특허출원을 하는 경우 특정 국가에 대한 대리인을 선임해야 하고, 그 특정 국가를 위한 특허명세서의 번역문 준비를 마쳐야 합니다. 준비를 마치면 선임된 대리인이 특허출원을 진행합니다.

우선권 주장을 위해 최초 출원일로부터 12개월 내에 각 국가마다 번역문을 준비해 개별적으로 출원해야 합니다. 한국에 2016년 1월 1일에 출원했다면 미국, 일본, 중국 등으로 각각 2017년 1월 1일 전까지 출원해야 한다는 뜻입니다. 번역문의 준비와 대리인에 의한 출원신청이 기한 내 완료되어야 하므로 일정이 촉박하고 초기에 많은 비용이 발생합니다.

두 절차 중 어떤 것을 먼저 할까?

출원할 국가가 명확하고, 출원국가의 수가 한두 개라면 국가별로 개별국 출원을 할 것을 권한다. 국제특허출원을 신청하면 국제특허출원 자체로 비용이 추가되는데 관납료만 대략 170만원 정도입니다. 해외각국에 개별적으로 출원하는 경우에는 들지 않는 비용이 추가로 발생하는 겁니다.

그렇지만 3개국 이상의 특허출원이 필요한 경우에는 국제특허출원을 검토하는 것이 좋습니다. 각국에 대한 진입 전 등록 가능성을 예측해볼 수 있고, 개별국에 대한 준비(대리인 선정, 번역문 준비, 각 국가에 맞는 청구항 검토 등)에 시간을 벌 수 있기 때문입니다.

또한 해외출원을 해야 할지 고민이 되거나 어느 국가에 해외출원을 할지 정해지지 않은 경우도 국제특허출원이 바람직합니다. 일단 국제특허출원이 되면 최초 출원으로부터 30개월까지 시간을 벌 수 있기 때문입니다. 비용이 추가로 지출되지만 추후 특정 국가에 특허가 필요할 때 출원하지 못하는 경우를 생각하면 저렴한 비용입니다.

해외특허를 진행할 때 명심해야 하는 것은, '한국특허출원일로부터 1년 내'라는 시기를 놓치면 영원히 그 발명에 대한 해외특허를 가지지 못한다는 것입니다. 수출이나 해외진출에 있어서 큰 도움이 되는 해외특허를 진행하신다면 반드시 챙겨야 하는 부분입니다.

해외 특허출원 비교. /특허청
▲해외 특허출원 비교. /특허청

 


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